实质审查阶段,根据《专利法》第37条的规定,审查员主要采取审查意见通知书的形式将审查意见(申请文件中不符合《专利法》及《专利法实施细则》有关规定的缺陷、可能的解决方案以及倾向性的结论等)告知申请人,而针对审查意见通知书的书面答复则是申请人就申请文件存在的问题与审查员进行沟通的主要手段之一。答复的适当与否将直接影响到专利申请案件的结案走向、审批时间以及保护范围。因此,如何对审查意见通知书进行有针对性和说服力的答复,是专利申请过程中至关重要的一个环节,对申请人/代理人而言,是必须掌握的一项技能。
我们在答复审查意见过程中,常常会遇到一种情况是:审查员在进行创造性评述时,常常以“在对比文件1(即最接近对比文件)的基础上结合其他对比文件得出发明所要保护的技术方案,对本领域技术人员来说是显而易见的”为由, 认定发明的技术方案不具有创造性
。那么,对于此类案件,应该怎么进行 创造性答复
呢?
以下笔者结合具体案例来叙述通过多篇对比文件结合而认定发明不具备创造性的审查意见该怎么进行答辩进行说明。
案例情况介绍
本案请求保护一种X病毒灭活疫苗的制备方法,说明书技术背景中记载了X病毒是一种新型的RNA病毒,其发病率和死亡率差异较大,但患病动物日龄愈小,发病率和死亡率越高。目前,对于X病毒没有相关的药物控制以及有效的疫苗进行预防保护,市场上虽然推出的多种选择的疫苗,但仍然出现控制不住疫情发展的局面,因此研究和开发出抑制效果更好的X病毒灭活疫苗仍是目前亟需解决的难题。
为此,申请人针对现有技术中存在的问题,提出了一种X病毒灭活疫苗的制备方法,其采用的技术方案是 以LMH传代细胞系作为载体细胞进行病毒增殖
,进行细胞载体的制备,将病毒毒液接种到细胞载体中,采用 赖氨酸、重组人胰岛素、人血清白蛋白、鱼精蛋白、生物素、藻酸双酯钠和生长因子组成的培养基A
进行培养,收集病毒液,灭活,制备成疫苗。
答复审查意见过程
审查意见解读
审查员在第一次审查意见通知书(简称“一通”)中采用了5篇对比文件评述权利要求1~8不具有创造性,不符合《专利法》第22条第3款的规定。
在一通审查意见中指出,对比文件1作为最接近的现有技术,其公开了一种X病毒灭活疫苗的制备方法,其公开的内容与本发明权利要求1保护的技术方案相比, 其区别技术特征为: 权利要求1使用的细胞载体不同,培养基成分不同,并限定了培养时间和离心条件,油相、水相的制备顺序有所不同。
由此可知, 本申请权利要求1实际解决的技术问题是
: 提供另一种X病毒灭活疫苗的制备方法。
与此同时,一通审查意见中还指出:
对比文件2 公开了一种X病毒灭活疫苗的制备方法,其中使用了LMH细胞作为细胞载体,在此基础上,本领域技术人员能够想到使用LMH细胞作为病毒接种的载体;
对比文件3 公开了一种禽流感病毒、禽腺病毒二联灭活疫苗的制备方法,其中也使用了LMH细胞作为细胞载体,并公开了其灭活疫苗制备过程中使用到的抗生素、培养条件和培养时间、冻融次数、离心条件等等进行灭活疫苗的制备,由此审查员认为,本领域技术人员能够想到采用相同的抗生素、培养条件和培养时间、冻融次数、离心条件等等进行以LMH作为细胞载体的X灭活疫苗的制备;
对比文件4 公开了一种干细胞无血清培养基,其中包括褐藻多糖硫酸酯,并公开了褐藻多糖硫酸酯是一种海藻提取物,具有一定的保水作用以及类似细胞基质对细胞的支持作用,由此,审查员认为,本领域技术人员能够想到向培养基中添加藻酸双酯钠;对比文件3还公开了一种由焦磷酸硫胺素和天麻素按质量比(4~6):(1~3)组成的生长因子。
对比文件5 公开了丹参素增强肝细胞生长,并且公开了肝细胞增殖与丹参素浓度之间的关系曲线呈指数曲线图形,即公开了丹参素可以在一定范围内能顾刺激体外培养小鼠肝细胞的增殖,由此,审查员认为,本领域技术人员为了培养干细胞LMH细胞,有动机添加丹参素或其衍生物作为生长因子,具体选择焦磷酸硫胺素和丹参素作为生长因子组合物。
综上所述,审查员在对比文件1的基础上,结合本领域的常规实验手段,认为本申请技术方案是显而易见的,不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
答复过程
结果
本案经过陈述后,审查员接受了申请人的意见陈述,认可了涉案申请的创造性,获得了授权。
启示
在审查意见中,审查员往往在确定最接近的现有技术后,还会结合其他对比文件对发明专利申请的新创性进行评述。此时,申请人应当 着重分析审查员在通知书中关于其他对比文件公开的事实 , 分析其在事实认定上的不足,确定其是否对前述区别技术特征给出了技术启示 ,并对此进行针对性的答复,以期获得授权。
此外, 申请人在答复审查意见时需要注意的是 :不能仅根据审查意见中对比文件中记载的某一句或某一段话来认定其公开的事实,而需要考虑发明技术方案本身,将本发明作为一个整体看待, 要考虑的是最接近的对比文件与其他对比文件之间能否结合 ,它们之间能否结合是一个重要的答辩点。