前言

      公开充分问题和创造性问题都可能涉及公知常识。如果在上述两个法律问题上对于同一个技术特征是否是公知常识存在截然相反的结论，那么这样的判断矛盾吗？近期，一件专利确权纠纷中二审法院关于同一个技术特征不能既在公开充分问题上是公知常识、又在创造性问题上不是公知常识的评述引起了笔者的思考。笔者试图结合该案例对公开充分问题和创造性问题中的公知常识的含义及其影响进行分析。

一、案情简介

      名称为“一种基于微控制器的时钟产生电路”的实用新型专利ZL200620046587.0在独立权利要求1中记载有技术特征“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”。专利复审委员会在第18916号无效审查决定中，针对说明书是否公开充分这一法律问题，对于上述技术特征认为工作模式控制电路的具体结构是本领域技术人员根据其掌握的技术能够知晓的内容，不需要在说明书中进行详细描述，同时针对创造性这一法律问题，认为作为独立权利要求1与最接近现有技术之间的区别技术特征的上述技术特征既没有被对比文件公开和教导，也没有证据证明其属于本领域公知常识，且该技术特征还能带来有益的技术效果，故权利要求1具有创造性。在所有无效理由均不成立的情况下，专利复审委员会维持实用新型专利权全部有效。无效请求人不服，提起行政诉讼，请求撤销第18916号无效审查决定。

      北京市第一中级人民法院经过审理，维持了该无效审查决定。无效请求人不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，纵观专利复审委员会的评价思路，一方面认为“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”是本领域的公知常识，不需要在说明书中进行详细描述，另一方面又认为上述区别技术特征使本专利具备了创造性，其对公开充分与创造性的认定存在逻辑矛盾，显属不当，判决撤销原审判决，撤销第18916号无效决定，并要求专利复审委员会重新做出审查决定。专利复审委员会于2017年9月27日重新做出无效决定，认为本领域技术人员可以根据实际需要设置一个工作模式控制电路来解决重新确定的技术问题，这属于本领域的公知常识，从而宣告权利要求1没有创造性，由于其它权利要求均没有创造性，故基于专利法第22条3款宣告实用新型专利权全部无效。

二、案情分析

      在以上案例中，二审法院认为，专利复审委员会针对同一技术特征，在评述公开充分问题时认为其是公知常识，不需要在说明书中详细描述，而在评述创造性问题时又认为其不是公知常识，故能给权利要求带来创造性，这两种截然相反的判断存在逻辑矛盾。

      专利复审委员会在第18916号无效决定中的评述是否真的如二审法院认为那样存在逻辑矛盾呢？

      我们清楚地知道，由于语言表达的多样性和复杂性，脱离语境来孤立地理解一个词乃至一句话都可能出现偏差。我们还清楚地知道，由于相关领域人员多年来在语言的使用过程中形成了统一的表达方式，使得一些语言表达方式得以固定而形成用语习惯。即便采用不够完整或者不够严谨的表述，相关领域人员根据该表述出现的语境，完全能够基于用语习惯容易地理解该表述实际表达的意思，从而理解其含义。

      在评判是否公开充分的情况下，当提及一个技术特征是公知常识时，表达的意思是，该技术特征本身，更具体而言该技术特征的实现方式，是公知常识，本领域技术人员完全能够基于他们的普通技术知识来实现该技术特征。具体到上述案例，专利复审委员会在评述说明书是否公开充分时，认为工作模式控制电路的具体结构是本领域中的公知常识。言下之意是，工作模式控制电路本身，更具体而言工作模式控制电路的实现方式，是公知常识。

      而在评判创造性的情况下，当提及一个技术特征是公知常识时，表达的意思是，该技术特征对于解决重新确定的技术问题而言是公知常识。具体到上述案例，专利复审委员会首先确定了权利要求1与最接近现有技术之间的区别技术特征是“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”，然后基于该区别技术特征，重新确定了权利要求1实际要解决的技术问题是“如何对外部时钟控制模式进行连接控制”，接着提到了目前没有证据证明该区别技术特征属于本领域公知常识。言下之意是，工作模式控制电路对于重新确定的“如何对外部时钟控制模式进行连接控制”这一技术问题而言不是公知常识。

      由上述分析可知，只截取无效决定中的部分文字，专利复审委员会针对同一技术特征确实同时给出了是公知常识和不是公知常识的判断。但是，结合语境和相关领域人员的用语习惯，很容易理解专利复审委员会实际表达了两个意思：一，该技术特征的实现方式是公知常识；二，该技术特征对于解决特定技术问题而言不是公知常识。显然，这两者并不存在矛盾之处。相反，笔者认为，无论二审法院判决的结论是否正确，二审法院判决基于的理由存在如下不够合理之处：（1）对于创造性问题，二审法院在没有针对最接近现有技术重新确定发明实际要解决的技术问题的情况下就直接提到某技术特征是公知常识，（2）仅仅通过字面含义而不考虑语境就对文字表述进行了理解。

三、公知常识的运用

      在上述案例中，公开充分问题和创造性问题都涉及到了公知常识，笔者试图总结公知常识在这两个法律问题的评判过程中产生的影响。

1、针对公开充分问题

      判断说明书是否公开充分的关键是：判断权利要求在说明书中对应的技术内容是否能够被本领域技术人员实现，从而解决说明书中记载的技术问题并达到预期的技术效果。换句话说，本领域技术人员需要知道如何实现解决技术问题所涉及的手段。由于这些手段通常作为技术特征被限定在权利要求中，因此本领域技术人员在实现解决技术问题所涉及的手段的过程中，必然需要知道如何实现权利要求中的每个技术特征。

      当一个技术特征至少满足如下两个条件之一时，该技术特征不会导致公开不充分的问题：

   （1）实现该技术特征的方式在说明书中有描述或指引，并且本领域技术人员在阅读该描述之后或根据该指引能够实现该技术特征；
   （2）该技术特征是公知常识。

     可见，如果一个技术特征属于公知常识，那么它不会对公开充分问题造成不利影响。即，公知常识不会导致公开不充分的问题。

2、针对创造性问题

       通常采用三步法对创造性进行判断，其中公知常识仅在第三步技术启示的判断过程中有所涉及。具体而言，如果区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决重新确定的技术问题的技术手段，则通常认为现有技术中存在技术启示。

       根据举例内容可知，当一个技术特征作为公知常识而导致现有技术存在技术启示时，除了该技术特征本身是公知常识之外，还要求该技术特征用于解决重新确定的技术问题是公知常识。这说明不能仅仅因为一个技术特征本身是本领域公知常识，就直接判断存在技术启示，还需要考虑对于解决重新确定的技术问题而言是否是公知的，甚至还需要考虑是否能与最接近现有技术相结合来得到本发明。换句话说，作为公知常识的技术特征只有在同时满足以下三个条件时，才能认为现有技术存在技术启示，进而该技术特征不会给要求保护的技术方案带来创造性：

      （1）该技术特征是本领域技术人员公知的；
     （2）该技术特征用于解决重新确定的技术问题是本领域技术人员公知的；
     （3）该技术特征与权利要求中的其它技术特征相结合没有难度。

      可见，作为公知常识的技术特征不会必然导致技术方案没有创造性，还需要考虑该技术特征与重新确定的技术问题之间的关系以及与其它技术特征的结合难易程度。

四、总结

      本文通过一个案例分析了一个技术特征既可以在评判公开充分问题时被认为是公知常识，又可以在评判创造性问题时被认为不是公知常识，前者意欲表达该技术特征本身是公知常识，后者意欲表达该技术特征对于重新确定的技术问题而言不是公知常识，两者并不由于是否是公知常识的表述而存在逻辑矛盾。此外，本文还总结了公知常识在充分公开和创造性评判过程中产生的影响。